Journal of R adi o &TV Un i versit y (Ph i l o sophy &So ci a l Sc i ences) No . 3, 2010(Su m N o . 154)
广播电视大学学报(哲学社会科学版) 2010年第3期(总第154期)
论商标 第二含义 及判定原则
Second M ean i n g of Trade m ar k and Its Deter m i n ina ti o n Pri n c i p l e
马晓燕 史灿方
1
12
2
MA X iao-yan S H I Can-fang
(1. 南京师范大学, 江苏南京210049; 2. 江苏广播电视大学, 江苏南京210036)
(1. N anj i ng N ormal Universit y, N anjing J iang su China 210049; 2. J i angsu Rad io&TV U ni ver sit y, N anj i ng J i angsu China 210036)
[摘 要]我国 商标法 关于 第二含义 商标的保护过于简单和原则, 特别是法条对通用名称和描述性名称未作区
分保护, 司法实践中缺乏界定的实施细则。借鉴美国和欧盟等著名判例对 第二含义 认定的考量因素及我国的司法实践, 对商标 第二含义 的界定首先应采用语义解释方法, 并确立 完全禁止性 等六个判定原则。
[关键词]商标第二含义; 文义理解; 判定原则
[中图分类号]D 648[文献标识码]A [文章编号]1008-0597(2010) 03-0027-05
Abstract :
I n T rad e mark Law of P . R . C the protecti on f or Second M ean i ng ofT rade m ark is i n a si m p l e and p ri nci p l ed w ay , especi all y there
ex i st n ei ther d ifferenti ated p rot ecti on s bet w een generi c n a m es and descri pti ve na m es i n legislati on nor detail ed ru les of defi n iti on i n j ud i cial practi ce . Co m b i ng t he cons i deration factors of i den tif y i ng S econdM ean i ng of Trade m ark i n f a m ou s cases i n U SA and EU w it h Ch i nese j ud ici al practice , t h e author i nd i cates t hat se m an ti c i n t erpretation s h ou l d be fi rstly u s ed to defi ne the connotati on of SecondM ean i ng ofT rad e mark and est abli sh TotalBan and ot h er fi ve deter m i nation pri nciples .
K ey words :S econd M ean i ng of Trade m ark;
一、问题提出
Se m an tic i nterpretation ; Det er m i nati on p ri nci p le
2006年5月19日, 北京市高级人民法院就西
安小肥羊烤肉馆和陕西小肥羊实业有限公司诉国家工商总局商标评审委员会商标确权行政诉讼一案做出终审判决:维持国家工商行政管理局商标评审委员会关于核准内蒙古小肥羊餐饮连锁有限公司(以下简称内蒙小肥羊) 3043421号 小肥羊LI T TLE SHEEP 及图 商标注册的裁定。北京高院在判决中指出:
本院认为:依据 商标法 第十一条的规定, 仅有本商标或服务的通用名称, 仅直接表示本商品的主要原料及其他特点的标志不得作为商标注册, 但上述标志经过使用获得显著特征并便于识别的, 可以作为商标注册。本案中, 小肥羊 并非 涮羊肉 这一餐饮行业的固有名称, 也并不构成本商品或服务的通用名称, 但其又确实表示了 涮羊肉 这一餐
饮服务行业的内容和特点。因此, 商标局对于 小肥羊 文字标识均不予批准。但内蒙古小肥羊公司自2001年7月成立后, 其服务的规模、范围急剧扩张, 小肥羊 在全国具有了很高的知名度。 小肥羊 具备了商标应有的显著性, 实际上已起到了区分商品或服务来源的作用, 消费者能对来源不同的 涮羊肉 餐饮服务区分开来。故 小肥羊 通过内蒙古小肥羊公司的使用与宣传, 已经获得了 第二含义 , 应准予作为商标注册。商标局及商标评审委员会准予第3043421号商标注册并
[1]
无不当 。该判决中对 商标法 第11条中规定的通用名称与描述名称尽管做出了区分认定, 但却未能厘清两者是否均可适用商标 第二含义 的规则。而审判实务中各级法院对商标 第二含义 条文理解的偏差, 又会导致同一类型案件判决的认定结果不同, 笔者认为司法实践中关于商标 第二含义 存在问题解决的关键是正确理解和把握 第二
[收稿日期]2010-06-08
[作者简介]马晓燕(1964~), 女, 南京师范大学法学院, 副教授; 史灿方(1964~) , 男, 江苏广播电视大学, 副教授。
27
马晓燕 史灿方 论商标 第二含义 及判定原则 法学研究
含义 的文义, 确立其法律适用的基本原则。能区分有关商品或服务, 成员也可依据其经过使用而获得的识别性, 确认其可否注册。 巴黎公约 第6条之5要求, 商标缺乏显著性, 或者完全是由商业中用以表示商品的种类、质量、数量、用途、价值、原产地或者生产时间的符号或者标志所组成, 或者在被请求给予保护的国家的现代语言中或在善意和确认的商务实践中已经成为惯用的, 允许成员国拒绝注册, 但 巴黎公约 第6条之5第3项强调, 决定一个商标是否适合可受到保护, 必须考虑到一切实际情况特别是商标已使用时间的长短。 巴黎公约 以间接地肯定方式加以承认第二含义。
[5]
二、商标 第二含义 的立法考察
及文义理解
第二含义 是商业标识保护中的一个重要术语。商标的 第二含义 始于英国, 后在美国商标保护中广泛应用, 美国 商标法 是指 一个地名或一个说明性词汇, 在某企业生产的商品上作为商标使用一段时间后, 产生了除其原义之外的新含义, 用户看到这个词, 就会自然地把它和某商品联系起来, 于是它作为商标就具有了识别性。 第二含义 理论现今已被一些国家和地区所接受, 如 日本商标法 第3条第1款虽然规定了下列商标不能注册: 仅由以普通方式表示其商品的产地、销售地、品质、原材料、效能、用途、数量、形状、价格, 或生产、加工, 或使用的方法或时期的标志组成的商标; 仅由以普通方式表示一般常见的姓氏或名称等的标志组成的商标 ; 仅由极其简单而常见的标志表示的商标 。但该条第2款则又规定 上述商标如使用的结果能使消费者分辨出是某业务有关的商品的商标, 不受该款规定的限制, 可取得商标注册 。德国 商标和其他标志保护法(商标法) 第4条则规定: 通过在商业过程中使用, 一个标志在相关商业范围内获得作为商标的第二含义 , 第8条第2款规定下列情况不应获准注册: 1. 缺乏与商品和服务相关的任何显著性的商标; 2. 仅由可在贸易中表示种类、质量、数量、用途、价值、地理来源、商品的生产日期或服务的提供日期, 或者表示商品或服务的其他特征的标志或标记组成的商标; 3. 仅由在当前语言环境中或在善意中成为习惯并成为标记商品或服务的商业惯例的标志或标记组成的商标 。该条第3款则规定 在注册日之前, 随着商标的使用, 如果该商标在相关商业圈内成为在其申请的商品和服务上的区
[3]
别性标志, 第(2) 款第l 、2、3项则不应适用。 台湾地区商标法 第5条第2项规定: 凡描述性名称、地理名词、姓氏、指示商品等级及样式之文字、记号、数字、字母等, 如经申请人使用且在交易上已成为申请人营业上商品之识别标章者, 视为具有特
[4]P27
别显著性。 知识产权保护的国际标准 与贸易有关的知识产权(包括假冒商品贸易) 协议 (简称Tri p s) 明确规定了缔约方要保护 第二含义 商标, 协议 第15条第1款规定: 即使有的标记本来不
28
[2]
综上所述, 商标 第二含义 , 是指直接表达商品或服务的名称、图形、型号、质量、主要原料、功能、用途、重量、数量、产地等特点的叙述性文字、图形等或其组合, 经过长期使用后, 产生了原叙述性含义以外的、具有标示商品或者服务特性的新含义。例如 茅台 本来是一个专门的表地名的词语, 指贵州省仁怀县的茅台镇(第一含义), 但由于它与该地所产的酒常被使用者联系在一起, 久而久之, 只要提到 茅台 就使人联想到与之相关的酒(茅台酒), 这样 茅台 二字因与一种特定的酒联系在一起, 且具备了将该酒与其他酒区别开来的功能, 获得了 区别特定酒 的新含义, 这一含义便是 茅台 的 第二含义 , 取得了区别商品的功能, 可获得商标保护。孔祥俊先生对商标的 第二含义 提出三个层面的理解:一是 第二含义 是相对于其原来的、本来的或者通用的含义而言的。 第二含义 就是以其第一含义为参照系的, 或者说是与其第一含义相比较而言的, 是在第一含义的基础上因特定的原因(使用) 而产生不同于第一种含义的含义; 二是 第二含义 成为主要含义。 第二含义 的英文是 sec ondary m ean i n g , 但不能将其翻译为 次要含义 。第二含义至少在特定的场合成为 主要含义 或者 第一含义 , 即超越了其本来的第一含义具有识别性、显著性, 成为区别特定商品的标识, 成为实质上的 第一含义 。因此, 将 secondary m eani n g 译成 次要意义 是不恰当的, 即使称为 第二含义 有时也是容易引人误解的。三是 第二含义 具有区别性。通用的商业标识可以将不同的商品类别划分开来, 但不能识别或者区分同类商品中的特定商品, 如 香烟 一词不能表示出特定厂家生产的特定品种
广播电视大学学报(哲学社会科学版) 2010年第3期(总第154期)
的卷烟。但是, 如果经过使用等产生了区别性或者显著性, 即与特定的商品联系在一起, 就获得了 来自使用的区别性 (d istincti v eness by use) 或者 第二含义 , 就可以作为受保护的对象。
[6]
来指称尿布的用途, 而且B AB Y -DRY 也不再包含任何其他成分, 但一个有合理辨别力的人在看到这个词汇时, 并不一定想到尿布, 因为滑石粉、带蓬的婴儿车、小型衣服烘干机或者小包装的饮料都可能与 婴儿干爽 有关; 即使尿布的主要功能就是保持婴儿干爽, 而且该词汇也出现在尿布上, 他也不认为BAB Y -DRY 就是在指示尿布的这一品质, 因为BAB Y -DRY 的含义并不清楚, 结构也很特别, 而且不容易进行任何直观的语法分析, 从而无法得到一个清晰无误的解释。欧共体法院的观点是:BABY -DRY 并不是用来描述尿布的常用词汇, 因为在英国尿布有另外一个词, 就是napp i e s , 那么消费者到商店里买尿布的时候, 他们不会说: 我要BABY -DRY 。 他们一般会说: 我要nappies 。
宝洁公司则辩称:注册BABY-DRY , 并不会妨碍他人使用诸如 是你的婴儿干爽 甚至 使你的婴儿更干爽 的词汇, 只是他人不得以可能引起混淆的方式单独使用这两个词。
经过庭审和辩论, 欧共体法院最后认为, B A BY -DRY 这个词对于尿布而言有一些显著性, 至少是有那么一点显著性。最后核准 BABY -DRY 这个标志被注册在尿不湿上, 但是基于公共利益的考虑, 由于该商标是由叙述性词汇组成的, 并不能阻止他人正当使用相关词汇。允许注册的标志不能阻止其他竞争者以一种善意的、诚实的方式来使用自己的描述性的标志与这个注册者进行竞争。比方说, 另外一家卖尿布的厂商打广告说: keep your baby dry (我的尿布能够使你的婴儿保持干爽) 。其中的baby -dry 不是对该词商标意义上的使用, 不会构成侵权。
其实上述的普通词语在形式上已经变得 不普通了 。 BABY -DRY 和 baby dry 是有区别的。首先, 前者是大写, 后者是小写。英文中全词用于大写的场合一般在题目和专名中才使用, 是在特殊场合才需要使用。其次, B AB Y -DRY 是复合词, 而 baby dry 是短语。复合词有其特定的含义, 结构固定, 短语只是词语的普通组合和用法, 由词组合的结构相对自由。再次, B AB Y -DRY 尽管其构成的成分是使用了现成的普通描述性词语, 但一旦拼合成一个新造复合词, 就具有了特殊的词形, 可以归为特定的臆造词。 B AB Y -DRY 具有词形上的特殊性和意义上的关联性, 一旦与相关产品长期使用,
29
二、商标 第二含义 的认定
霍尔姆斯(Ho l m es J . ) 法官曾有句名言: 法律
的生命在于经验而不是逻辑 。在判决 Coca-Co la 案中他再次予以了实践, 他写到, 鉴于这一名称(Coca-Co la) 对于公众显然意味着来自唯一产源的唯一产品 意味着到处都可以买到的原告的熟悉产品而不是含有特定物质的合成物 它已取得了第二含义, 尽管它也许更多的强调了产品而不是生产者, 但生产者有权拥有这个第二含义 仅仅因为一个无知者可能因需要可卡因麻醉而购买该饮料, 就拒绝保护原告制止被告明显的假冒行为, 显然走得太远。
笔者以为商标 第二含义 在认定时必须要把握的核心要素是商标标识的显著性, 而如何确定其显著性, 商标标识应该是一个视觉上的特征。视觉的区别性是第一位的, 意义的区别是第二位的。如果一个词语的视觉形式具备了显著性和区别性, 加上 第二含义 的获得, 就可以注册为商标。如果该词语的视觉形式不具备特殊性, 那就必须充分论证 第二含义 才能准许注册。以宝洁公司案为例, 宝洁公司1996年向欧共体商标局申请注册 BABY -DRY(婴儿-干爽) 商标 , 1998年被驳回。理由是:该商标仅仅由两个非显著的词汇 婴儿 和 干爽 组合而成, 根据欧共体 商标条例 第7条1) c) 规定, 一个用来指示申请注册中所指商品的用途, 即 保持婴儿干爽 的词汇构成, 这个词汇不具有显著性的特征, 是不能用来作为商标的。宝洁公司最后上诉到欧共体法院。这一案例是欧共体法院所受理的第一起认定商标显著性的案例, 其判决具有决定性意义。
该案例的审理过程中, 雅各布总检察官发表的一个意见书, 对有关程序和实体问题做了全面分析。雅各布认为禁止或限制叙述性词汇注册为商标, 主要是考虑一般国家都认为不能注册那些公众都需要使用的词汇, 如果这类词汇一旦注册, 就可能造成对语词使用的垄断, 从而妨碍其他竞争厂商使用这些词汇。尽管BABY (婴儿) 和DRY (干爽) 都可能用
[7]
马晓燕 史灿方 论商标 第二含义 及判定原则 法学研究
其显著性和区别性是十分明显的, 这种形式的区别性和意义上的关联性的复合词语商标是属于好商标。完全可以注册并予以法律保护。再说, 即使是普通形式的词语一旦注册为商标, 根据法律规定第三人依然可以善意使用, 不用担心词语被注册后就被垄断了。
商品标识是否已取得 第二含义 , 是个事实问题。实践中法院应就每一个个案加以分析判断。该证明责任在于主张专有权受到侵害的原告和商标注册的申请人。申请人通常需要提供以下证明:一是该标识标已被申请人作为商标所使用; 二是该标识已成为申请人所提供的商品或服务的标志或象征。
备了 第二含义 , 有了可识别性, 而且市场消费者也认可了这种识别性, 已经是一种准商标, 如 五粮液 酒、 非常可乐 饮料, 等等。市场经济的法律制度应该鼓励和保护竞争行为, 才能促进市场经济的健康发展。
为了防止商标法允许含有 第二含义 的词汇注册可能带来的权利滥用, 中华人民共和国商标法实施条例 第49条特别规定了注册商标中含有本商品的通用名称、图形、型号, 或者直接表示商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量及其他特点, 或者含有地名, 注册商标专用权人无权禁止他人正当使用。即必须允许其他竞争企业或个人在词汇本身所具有的叙述性含义上合理使用该词汇。我国现行 商标法 对 第二含义 的规定过于简单, 含混, 特别是法条对通用名称和描述性名称未作区分保护, 司法实践中缺乏如何界定的实施细则。实践中一些企业恶意竞争, 明知无显著性的通用名称不能通过正常途径申请注册商标, 但却仍然继续强行使用其作为商品标识, 而当企业利用该标志扩大到一定知名度时, 在消费者中形成一定影响力时, 利用现行立法规定申请注册商标保护, 从而形成对该通用名称的独占, 排除其他企业的商标使用, 最终垄断市场份额, 这实际上是在看似合法的前提下确立了一个不公平的法律规则。因此, 应借鉴美国等国家对 第二含义 的考量因素, 结合我国的法律实践, 尽快修改立法, 确立关于 第二含义 解释和判定的基本原则, 以利于维护经营者的合法权利和社会公平有序的竞争秩序。
首先, 确立对 第二含义 的解释。依据法律解释的位阶原则, 避免对该条文解释的多重标准出现。根据梁慧星先生的观点, 对法条的解释, 首先应采用语义解释方法, 如解释的结果可能为复数, 则继之以论理解释方法。其次, 在比较美国等国家对 第二含义 判定标准的实践经验基础上, 结合我国当今社会的现实性需求及司法实践操作的可能性要求, 对是否构成 第二含义 确立以下判定原则:
1. 完全禁止性原则。一般来说, 对于第二含义合法性的认定, 各国有共性的地方, 也有不同的地方。比如以国家和国际组织名称或标记、欺骗性和歧视性的不道德标志、地理名称等, 不能用作商标, 这是各国商法共有的制度。不过美国商标法规定描述性商标只要具有确定的 第二含义 可以获得商
[8]P243-246
三、关于我国立法中 第二含义 的
法律解释和判定原则
我国现行 商标法 中已有有关 第二含义 的规定, 第11条规定:下列标志不得作为商标注册:(1) 仅有本商品的通用名称、图形、型号的; (2) 仅仅直接表示商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量及其他特点的; (3) 缺乏显著特征的。前款所列标志经过使用取得显著特征, 并便于识别的, 可以作为商标注册; 第10条第2款规定: 县级以上行政区划的地名或者公众知晓的外国地名, 不得作为商标, 但是地名具有其他含义 除外 上述第11条中所谓 经过使用取得显著特征, 并便于识别的 , 实际上就是指取得了 第二含义 ; 第10条中地名具有 其他含义 也是指的 第二含义 。上述条文的规定不难看出我国商标法与德国商标法的规定是基本一致的。有学者认为只有第11条才是关于 第二含义 的规定, 第10条中的其他含义不属于第二含义, 认为我国商标保护中进行了广义解释。笔者认为第10条其他含义规定的解释符合商标的显著性的本质要求, 也应包含在 第二含义 中。
国内有人认为, 美国出于商品竞争的需要, 商标法通过 第二含义 规则赋予了叙述性禁用标识以商标权的方式达到反不正当竞争之目的的。我国的商标法律制度与美国等国家有很大的差异, 没有产生和适用 第二含义 规则的条件, 因此也无必要性和可能性。笔者认为, 在市场经济的环境中, 叙述性商标的客观存在是无法回避和遏制的事实。在市场竞争中, 一些原本不符合商标使用或注册的文字、图形或其组合, 因长期与某种商品或服务结合使用, 具
30
广播电视大学学报(哲学社会科学版) 2010年第3期(总第154期)
标的保护, 地理标志、姓氏等禁止用作商标的标识也可以通过 第二含义 获得商标法的保护。含有欺骗性的和不道德、丑恶的内容的商标, 即使是取得了 第二含义 , 法律也是禁止注册的, 如 长寿 作为香烟的商标、 救世主 作为酒的商标、 诱惑男人的罩子 作为女子胸罩的商标等等。我国在禁止使用商标的标志中已有类似的规定, 因此, 在商标 第二含义 获得商标法保护时, 也同样适用这一原则。2. 独占性原则。商标权人有权排除其他任何人对商标的使用。只有单独的一个生产者或服务者独占性地使用这个标志才可以适用 第二含义 的商标保护。这一原则的确立可以弥补我国现有第二含义理论设计的漏洞, 避免出现象 小肥羊 案件所引发的纷争。
3. 长期性和广泛性原则。美国在证明商标是否获得第二含义着重会考察该标志在商品交易中持续使用了充分长的时间, 附加标志的商品是否达到了足够的交易数量。使用标志的商品必需被广泛地宣传或广告推广等等。足够长的时间的认定没有统一的规定, 有的可能是几年, 有的长达几十年之久。1905年的美国商标法曾规定可注册保护 第二含义 商标至少应有十年以上的使用时间。
4. 具有显著性的原则。必须具有明显的区别性, 足以与其他竞争产品相区别。如何达到足够的区别性所必需的 第二含义 的程度(或者消费者认同的百分比), 各国法院做法不同。最典型的是德
国, 反映消费者意愿的民意测验或者市场调查, 常常为法院提供决定 第二含义 的程度的经验数据; 而在法国和意大利, 由法院判断标识是否取得了充分的区别性。
5. 使用认可性原则。消费大众已公认标志同特定的商品来源联系在一起, 需提供有关消费者的反馈和态度的证据。它要求消费大众一看到此标志就自然地联系到特定的商品来源。
6. 法定合理使用原则。描述性词语一旦获得了 第二含义 , 具有了显著性从而受到商标法的保护后, 并不意味着他人可以无条件使用该词语。1946年 Lanha m 法令 吸收了普通法中的法定合理使用(C lassic Fair U se) 制度并规定(1115节b), 商标的注册人或持有者不能将某一描述性的短语作为其独占使用的权利加以限定, 从而剥夺他人对其商品进行准确描述的权利。 就是说第三人善意、合理地使用他人的名称、短语或图案来描述自己的产品或服务, 只要这种使用是一种描述性而并非商标意义上的使用, 就不构成侵权。这是为了平衡商标权利人的商标专用权和他人使用公共词语的权利之间的矛盾专门创设的法定合理使用原则。TR I PS 第17条也规定, 成员可规定商标权的有限例外, 诸如对说明性词汇的合理使用之类, 只要这种例外顾及了商标所有人及第三方的合法利益。 该原则被作为商标侵权行为之诉中被告的重要抗辩理由。
[参考文献]
[1]北京市高级人民法院2006高行终字第92号、第94号行政判决书.
[2]日本商标法[EB /OL].中华人民共和国国家知识产权局网, h t tp ://www.148018. h t m .
[3]德国 商标和其他标志保护法(商标法) [EB /OL].中国著名商标网, http ://www.z m sb . com /9906/fl/fl4. ht m
[4]曾陈明汝. 商标法原理[M].北京:中国人民大学出版社, 2003. [5]汤 跃. 显著性 商标权构成的法律基础[J].贵州师范大学学报(社会科学版), 2003, (5):25.
[6]孔祥俊等. W TO 规则与中国知识产权法原理 规则 案例[M].北京:清华大学出版社, 2006.
[7]黄 晖. 传统商标及其显著性认定[J ].中国工商管理, 2001,
s i po .
gov .
cn /si po/flfg/s b /wgygjf g /200703/t 20070329_
(20):46.
[8]梁慧星. 民法解释学[M].北京:中国政法大学出版社, 1995. [9][美]布赖恩 比克斯. 法律、语言与法律的确定性(邱昭继译) [M].北京:法律出版社, 2007. 16-17.
[10]李明德. 美国知识产权法[M].北京:法律出版社, 2003. [11]孔祥俊. 法律方法论(第二卷) [M].北京:人民法院出版, 2006. [12]张 耕. 试论 第二含义 商标[J].现代法学, 1998, (6). [13]程永森, 刘丽霞. 地名商标第二含义的判断[J ].中华商标, 2009, (3).
[14]郑成思. 知识产权论[M].北京:法律出版社, 2003.
[15]董炳和, 谭筱清. 商标法体系化判解研究[M].武汉:武汉大学出版社, 2008.
[责任编辑:降小宁]
31
Journal of R adi o &TV Un i versit y (Ph i l o sophy &So ci a l Sc i ences) No . 3, 2010(Su m N o . 154)
广播电视大学学报(哲学社会科学版) 2010年第3期(总第154期)
论商标 第二含义 及判定原则
Second M ean i n g of Trade m ar k and Its Deter m i n ina ti o n Pri n c i p l e
马晓燕 史灿方
1
12
2
MA X iao-yan S H I Can-fang
(1. 南京师范大学, 江苏南京210049; 2. 江苏广播电视大学, 江苏南京210036)
(1. N anj i ng N ormal Universit y, N anjing J iang su China 210049; 2. J i angsu Rad io&TV U ni ver sit y, N anj i ng J i angsu China 210036)
[摘 要]我国 商标法 关于 第二含义 商标的保护过于简单和原则, 特别是法条对通用名称和描述性名称未作区
分保护, 司法实践中缺乏界定的实施细则。借鉴美国和欧盟等著名判例对 第二含义 认定的考量因素及我国的司法实践, 对商标 第二含义 的界定首先应采用语义解释方法, 并确立 完全禁止性 等六个判定原则。
[关键词]商标第二含义; 文义理解; 判定原则
[中图分类号]D 648[文献标识码]A [文章编号]1008-0597(2010) 03-0027-05
Abstract :
I n T rad e mark Law of P . R . C the protecti on f or Second M ean i ng ofT rade m ark is i n a si m p l e and p ri nci p l ed w ay , especi all y there
ex i st n ei ther d ifferenti ated p rot ecti on s bet w een generi c n a m es and descri pti ve na m es i n legislati on nor detail ed ru les of defi n iti on i n j ud i cial practi ce . Co m b i ng t he cons i deration factors of i den tif y i ng S econdM ean i ng of Trade m ark i n f a m ou s cases i n U SA and EU w it h Ch i nese j ud ici al practice , t h e author i nd i cates t hat se m an ti c i n t erpretation s h ou l d be fi rstly u s ed to defi ne the connotati on of SecondM ean i ng ofT rad e mark and est abli sh TotalBan and ot h er fi ve deter m i nation pri nciples .
K ey words :S econd M ean i ng of Trade m ark;
一、问题提出
Se m an tic i nterpretation ; Det er m i nati on p ri nci p le
2006年5月19日, 北京市高级人民法院就西
安小肥羊烤肉馆和陕西小肥羊实业有限公司诉国家工商总局商标评审委员会商标确权行政诉讼一案做出终审判决:维持国家工商行政管理局商标评审委员会关于核准内蒙古小肥羊餐饮连锁有限公司(以下简称内蒙小肥羊) 3043421号 小肥羊LI T TLE SHEEP 及图 商标注册的裁定。北京高院在判决中指出:
本院认为:依据 商标法 第十一条的规定, 仅有本商标或服务的通用名称, 仅直接表示本商品的主要原料及其他特点的标志不得作为商标注册, 但上述标志经过使用获得显著特征并便于识别的, 可以作为商标注册。本案中, 小肥羊 并非 涮羊肉 这一餐饮行业的固有名称, 也并不构成本商品或服务的通用名称, 但其又确实表示了 涮羊肉 这一餐
饮服务行业的内容和特点。因此, 商标局对于 小肥羊 文字标识均不予批准。但内蒙古小肥羊公司自2001年7月成立后, 其服务的规模、范围急剧扩张, 小肥羊 在全国具有了很高的知名度。 小肥羊 具备了商标应有的显著性, 实际上已起到了区分商品或服务来源的作用, 消费者能对来源不同的 涮羊肉 餐饮服务区分开来。故 小肥羊 通过内蒙古小肥羊公司的使用与宣传, 已经获得了 第二含义 , 应准予作为商标注册。商标局及商标评审委员会准予第3043421号商标注册并
[1]
无不当 。该判决中对 商标法 第11条中规定的通用名称与描述名称尽管做出了区分认定, 但却未能厘清两者是否均可适用商标 第二含义 的规则。而审判实务中各级法院对商标 第二含义 条文理解的偏差, 又会导致同一类型案件判决的认定结果不同, 笔者认为司法实践中关于商标 第二含义 存在问题解决的关键是正确理解和把握 第二
[收稿日期]2010-06-08
[作者简介]马晓燕(1964~), 女, 南京师范大学法学院, 副教授; 史灿方(1964~) , 男, 江苏广播电视大学, 副教授。
27
马晓燕 史灿方 论商标 第二含义 及判定原则 法学研究
含义 的文义, 确立其法律适用的基本原则。能区分有关商品或服务, 成员也可依据其经过使用而获得的识别性, 确认其可否注册。 巴黎公约 第6条之5要求, 商标缺乏显著性, 或者完全是由商业中用以表示商品的种类、质量、数量、用途、价值、原产地或者生产时间的符号或者标志所组成, 或者在被请求给予保护的国家的现代语言中或在善意和确认的商务实践中已经成为惯用的, 允许成员国拒绝注册, 但 巴黎公约 第6条之5第3项强调, 决定一个商标是否适合可受到保护, 必须考虑到一切实际情况特别是商标已使用时间的长短。 巴黎公约 以间接地肯定方式加以承认第二含义。
[5]
二、商标 第二含义 的立法考察
及文义理解
第二含义 是商业标识保护中的一个重要术语。商标的 第二含义 始于英国, 后在美国商标保护中广泛应用, 美国 商标法 是指 一个地名或一个说明性词汇, 在某企业生产的商品上作为商标使用一段时间后, 产生了除其原义之外的新含义, 用户看到这个词, 就会自然地把它和某商品联系起来, 于是它作为商标就具有了识别性。 第二含义 理论现今已被一些国家和地区所接受, 如 日本商标法 第3条第1款虽然规定了下列商标不能注册: 仅由以普通方式表示其商品的产地、销售地、品质、原材料、效能、用途、数量、形状、价格, 或生产、加工, 或使用的方法或时期的标志组成的商标; 仅由以普通方式表示一般常见的姓氏或名称等的标志组成的商标 ; 仅由极其简单而常见的标志表示的商标 。但该条第2款则又规定 上述商标如使用的结果能使消费者分辨出是某业务有关的商品的商标, 不受该款规定的限制, 可取得商标注册 。德国 商标和其他标志保护法(商标法) 第4条则规定: 通过在商业过程中使用, 一个标志在相关商业范围内获得作为商标的第二含义 , 第8条第2款规定下列情况不应获准注册: 1. 缺乏与商品和服务相关的任何显著性的商标; 2. 仅由可在贸易中表示种类、质量、数量、用途、价值、地理来源、商品的生产日期或服务的提供日期, 或者表示商品或服务的其他特征的标志或标记组成的商标; 3. 仅由在当前语言环境中或在善意中成为习惯并成为标记商品或服务的商业惯例的标志或标记组成的商标 。该条第3款则规定 在注册日之前, 随着商标的使用, 如果该商标在相关商业圈内成为在其申请的商品和服务上的区
[3]
别性标志, 第(2) 款第l 、2、3项则不应适用。 台湾地区商标法 第5条第2项规定: 凡描述性名称、地理名词、姓氏、指示商品等级及样式之文字、记号、数字、字母等, 如经申请人使用且在交易上已成为申请人营业上商品之识别标章者, 视为具有特
[4]P27
别显著性。 知识产权保护的国际标准 与贸易有关的知识产权(包括假冒商品贸易) 协议 (简称Tri p s) 明确规定了缔约方要保护 第二含义 商标, 协议 第15条第1款规定: 即使有的标记本来不
28
[2]
综上所述, 商标 第二含义 , 是指直接表达商品或服务的名称、图形、型号、质量、主要原料、功能、用途、重量、数量、产地等特点的叙述性文字、图形等或其组合, 经过长期使用后, 产生了原叙述性含义以外的、具有标示商品或者服务特性的新含义。例如 茅台 本来是一个专门的表地名的词语, 指贵州省仁怀县的茅台镇(第一含义), 但由于它与该地所产的酒常被使用者联系在一起, 久而久之, 只要提到 茅台 就使人联想到与之相关的酒(茅台酒), 这样 茅台 二字因与一种特定的酒联系在一起, 且具备了将该酒与其他酒区别开来的功能, 获得了 区别特定酒 的新含义, 这一含义便是 茅台 的 第二含义 , 取得了区别商品的功能, 可获得商标保护。孔祥俊先生对商标的 第二含义 提出三个层面的理解:一是 第二含义 是相对于其原来的、本来的或者通用的含义而言的。 第二含义 就是以其第一含义为参照系的, 或者说是与其第一含义相比较而言的, 是在第一含义的基础上因特定的原因(使用) 而产生不同于第一种含义的含义; 二是 第二含义 成为主要含义。 第二含义 的英文是 sec ondary m ean i n g , 但不能将其翻译为 次要含义 。第二含义至少在特定的场合成为 主要含义 或者 第一含义 , 即超越了其本来的第一含义具有识别性、显著性, 成为区别特定商品的标识, 成为实质上的 第一含义 。因此, 将 secondary m eani n g 译成 次要意义 是不恰当的, 即使称为 第二含义 有时也是容易引人误解的。三是 第二含义 具有区别性。通用的商业标识可以将不同的商品类别划分开来, 但不能识别或者区分同类商品中的特定商品, 如 香烟 一词不能表示出特定厂家生产的特定品种
广播电视大学学报(哲学社会科学版) 2010年第3期(总第154期)
的卷烟。但是, 如果经过使用等产生了区别性或者显著性, 即与特定的商品联系在一起, 就获得了 来自使用的区别性 (d istincti v eness by use) 或者 第二含义 , 就可以作为受保护的对象。
[6]
来指称尿布的用途, 而且B AB Y -DRY 也不再包含任何其他成分, 但一个有合理辨别力的人在看到这个词汇时, 并不一定想到尿布, 因为滑石粉、带蓬的婴儿车、小型衣服烘干机或者小包装的饮料都可能与 婴儿干爽 有关; 即使尿布的主要功能就是保持婴儿干爽, 而且该词汇也出现在尿布上, 他也不认为BAB Y -DRY 就是在指示尿布的这一品质, 因为BAB Y -DRY 的含义并不清楚, 结构也很特别, 而且不容易进行任何直观的语法分析, 从而无法得到一个清晰无误的解释。欧共体法院的观点是:BABY -DRY 并不是用来描述尿布的常用词汇, 因为在英国尿布有另外一个词, 就是napp i e s , 那么消费者到商店里买尿布的时候, 他们不会说: 我要BABY -DRY 。 他们一般会说: 我要nappies 。
宝洁公司则辩称:注册BABY-DRY , 并不会妨碍他人使用诸如 是你的婴儿干爽 甚至 使你的婴儿更干爽 的词汇, 只是他人不得以可能引起混淆的方式单独使用这两个词。
经过庭审和辩论, 欧共体法院最后认为, B A BY -DRY 这个词对于尿布而言有一些显著性, 至少是有那么一点显著性。最后核准 BABY -DRY 这个标志被注册在尿不湿上, 但是基于公共利益的考虑, 由于该商标是由叙述性词汇组成的, 并不能阻止他人正当使用相关词汇。允许注册的标志不能阻止其他竞争者以一种善意的、诚实的方式来使用自己的描述性的标志与这个注册者进行竞争。比方说, 另外一家卖尿布的厂商打广告说: keep your baby dry (我的尿布能够使你的婴儿保持干爽) 。其中的baby -dry 不是对该词商标意义上的使用, 不会构成侵权。
其实上述的普通词语在形式上已经变得 不普通了 。 BABY -DRY 和 baby dry 是有区别的。首先, 前者是大写, 后者是小写。英文中全词用于大写的场合一般在题目和专名中才使用, 是在特殊场合才需要使用。其次, B AB Y -DRY 是复合词, 而 baby dry 是短语。复合词有其特定的含义, 结构固定, 短语只是词语的普通组合和用法, 由词组合的结构相对自由。再次, B AB Y -DRY 尽管其构成的成分是使用了现成的普通描述性词语, 但一旦拼合成一个新造复合词, 就具有了特殊的词形, 可以归为特定的臆造词。 B AB Y -DRY 具有词形上的特殊性和意义上的关联性, 一旦与相关产品长期使用,
29
二、商标 第二含义 的认定
霍尔姆斯(Ho l m es J . ) 法官曾有句名言: 法律
的生命在于经验而不是逻辑 。在判决 Coca-Co la 案中他再次予以了实践, 他写到, 鉴于这一名称(Coca-Co la) 对于公众显然意味着来自唯一产源的唯一产品 意味着到处都可以买到的原告的熟悉产品而不是含有特定物质的合成物 它已取得了第二含义, 尽管它也许更多的强调了产品而不是生产者, 但生产者有权拥有这个第二含义 仅仅因为一个无知者可能因需要可卡因麻醉而购买该饮料, 就拒绝保护原告制止被告明显的假冒行为, 显然走得太远。
笔者以为商标 第二含义 在认定时必须要把握的核心要素是商标标识的显著性, 而如何确定其显著性, 商标标识应该是一个视觉上的特征。视觉的区别性是第一位的, 意义的区别是第二位的。如果一个词语的视觉形式具备了显著性和区别性, 加上 第二含义 的获得, 就可以注册为商标。如果该词语的视觉形式不具备特殊性, 那就必须充分论证 第二含义 才能准许注册。以宝洁公司案为例, 宝洁公司1996年向欧共体商标局申请注册 BABY -DRY(婴儿-干爽) 商标 , 1998年被驳回。理由是:该商标仅仅由两个非显著的词汇 婴儿 和 干爽 组合而成, 根据欧共体 商标条例 第7条1) c) 规定, 一个用来指示申请注册中所指商品的用途, 即 保持婴儿干爽 的词汇构成, 这个词汇不具有显著性的特征, 是不能用来作为商标的。宝洁公司最后上诉到欧共体法院。这一案例是欧共体法院所受理的第一起认定商标显著性的案例, 其判决具有决定性意义。
该案例的审理过程中, 雅各布总检察官发表的一个意见书, 对有关程序和实体问题做了全面分析。雅各布认为禁止或限制叙述性词汇注册为商标, 主要是考虑一般国家都认为不能注册那些公众都需要使用的词汇, 如果这类词汇一旦注册, 就可能造成对语词使用的垄断, 从而妨碍其他竞争厂商使用这些词汇。尽管BABY (婴儿) 和DRY (干爽) 都可能用
[7]
马晓燕 史灿方 论商标 第二含义 及判定原则 法学研究
其显著性和区别性是十分明显的, 这种形式的区别性和意义上的关联性的复合词语商标是属于好商标。完全可以注册并予以法律保护。再说, 即使是普通形式的词语一旦注册为商标, 根据法律规定第三人依然可以善意使用, 不用担心词语被注册后就被垄断了。
商品标识是否已取得 第二含义 , 是个事实问题。实践中法院应就每一个个案加以分析判断。该证明责任在于主张专有权受到侵害的原告和商标注册的申请人。申请人通常需要提供以下证明:一是该标识标已被申请人作为商标所使用; 二是该标识已成为申请人所提供的商品或服务的标志或象征。
备了 第二含义 , 有了可识别性, 而且市场消费者也认可了这种识别性, 已经是一种准商标, 如 五粮液 酒、 非常可乐 饮料, 等等。市场经济的法律制度应该鼓励和保护竞争行为, 才能促进市场经济的健康发展。
为了防止商标法允许含有 第二含义 的词汇注册可能带来的权利滥用, 中华人民共和国商标法实施条例 第49条特别规定了注册商标中含有本商品的通用名称、图形、型号, 或者直接表示商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量及其他特点, 或者含有地名, 注册商标专用权人无权禁止他人正当使用。即必须允许其他竞争企业或个人在词汇本身所具有的叙述性含义上合理使用该词汇。我国现行 商标法 对 第二含义 的规定过于简单, 含混, 特别是法条对通用名称和描述性名称未作区分保护, 司法实践中缺乏如何界定的实施细则。实践中一些企业恶意竞争, 明知无显著性的通用名称不能通过正常途径申请注册商标, 但却仍然继续强行使用其作为商品标识, 而当企业利用该标志扩大到一定知名度时, 在消费者中形成一定影响力时, 利用现行立法规定申请注册商标保护, 从而形成对该通用名称的独占, 排除其他企业的商标使用, 最终垄断市场份额, 这实际上是在看似合法的前提下确立了一个不公平的法律规则。因此, 应借鉴美国等国家对 第二含义 的考量因素, 结合我国的法律实践, 尽快修改立法, 确立关于 第二含义 解释和判定的基本原则, 以利于维护经营者的合法权利和社会公平有序的竞争秩序。
首先, 确立对 第二含义 的解释。依据法律解释的位阶原则, 避免对该条文解释的多重标准出现。根据梁慧星先生的观点, 对法条的解释, 首先应采用语义解释方法, 如解释的结果可能为复数, 则继之以论理解释方法。其次, 在比较美国等国家对 第二含义 判定标准的实践经验基础上, 结合我国当今社会的现实性需求及司法实践操作的可能性要求, 对是否构成 第二含义 确立以下判定原则:
1. 完全禁止性原则。一般来说, 对于第二含义合法性的认定, 各国有共性的地方, 也有不同的地方。比如以国家和国际组织名称或标记、欺骗性和歧视性的不道德标志、地理名称等, 不能用作商标, 这是各国商法共有的制度。不过美国商标法规定描述性商标只要具有确定的 第二含义 可以获得商
[8]P243-246
三、关于我国立法中 第二含义 的
法律解释和判定原则
我国现行 商标法 中已有有关 第二含义 的规定, 第11条规定:下列标志不得作为商标注册:(1) 仅有本商品的通用名称、图形、型号的; (2) 仅仅直接表示商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量及其他特点的; (3) 缺乏显著特征的。前款所列标志经过使用取得显著特征, 并便于识别的, 可以作为商标注册; 第10条第2款规定: 县级以上行政区划的地名或者公众知晓的外国地名, 不得作为商标, 但是地名具有其他含义 除外 上述第11条中所谓 经过使用取得显著特征, 并便于识别的 , 实际上就是指取得了 第二含义 ; 第10条中地名具有 其他含义 也是指的 第二含义 。上述条文的规定不难看出我国商标法与德国商标法的规定是基本一致的。有学者认为只有第11条才是关于 第二含义 的规定, 第10条中的其他含义不属于第二含义, 认为我国商标保护中进行了广义解释。笔者认为第10条其他含义规定的解释符合商标的显著性的本质要求, 也应包含在 第二含义 中。
国内有人认为, 美国出于商品竞争的需要, 商标法通过 第二含义 规则赋予了叙述性禁用标识以商标权的方式达到反不正当竞争之目的的。我国的商标法律制度与美国等国家有很大的差异, 没有产生和适用 第二含义 规则的条件, 因此也无必要性和可能性。笔者认为, 在市场经济的环境中, 叙述性商标的客观存在是无法回避和遏制的事实。在市场竞争中, 一些原本不符合商标使用或注册的文字、图形或其组合, 因长期与某种商品或服务结合使用, 具
30
广播电视大学学报(哲学社会科学版) 2010年第3期(总第154期)
标的保护, 地理标志、姓氏等禁止用作商标的标识也可以通过 第二含义 获得商标法的保护。含有欺骗性的和不道德、丑恶的内容的商标, 即使是取得了 第二含义 , 法律也是禁止注册的, 如 长寿 作为香烟的商标、 救世主 作为酒的商标、 诱惑男人的罩子 作为女子胸罩的商标等等。我国在禁止使用商标的标志中已有类似的规定, 因此, 在商标 第二含义 获得商标法保护时, 也同样适用这一原则。2. 独占性原则。商标权人有权排除其他任何人对商标的使用。只有单独的一个生产者或服务者独占性地使用这个标志才可以适用 第二含义 的商标保护。这一原则的确立可以弥补我国现有第二含义理论设计的漏洞, 避免出现象 小肥羊 案件所引发的纷争。
3. 长期性和广泛性原则。美国在证明商标是否获得第二含义着重会考察该标志在商品交易中持续使用了充分长的时间, 附加标志的商品是否达到了足够的交易数量。使用标志的商品必需被广泛地宣传或广告推广等等。足够长的时间的认定没有统一的规定, 有的可能是几年, 有的长达几十年之久。1905年的美国商标法曾规定可注册保护 第二含义 商标至少应有十年以上的使用时间。
4. 具有显著性的原则。必须具有明显的区别性, 足以与其他竞争产品相区别。如何达到足够的区别性所必需的 第二含义 的程度(或者消费者认同的百分比), 各国法院做法不同。最典型的是德
国, 反映消费者意愿的民意测验或者市场调查, 常常为法院提供决定 第二含义 的程度的经验数据; 而在法国和意大利, 由法院判断标识是否取得了充分的区别性。
5. 使用认可性原则。消费大众已公认标志同特定的商品来源联系在一起, 需提供有关消费者的反馈和态度的证据。它要求消费大众一看到此标志就自然地联系到特定的商品来源。
6. 法定合理使用原则。描述性词语一旦获得了 第二含义 , 具有了显著性从而受到商标法的保护后, 并不意味着他人可以无条件使用该词语。1946年 Lanha m 法令 吸收了普通法中的法定合理使用(C lassic Fair U se) 制度并规定(1115节b), 商标的注册人或持有者不能将某一描述性的短语作为其独占使用的权利加以限定, 从而剥夺他人对其商品进行准确描述的权利。 就是说第三人善意、合理地使用他人的名称、短语或图案来描述自己的产品或服务, 只要这种使用是一种描述性而并非商标意义上的使用, 就不构成侵权。这是为了平衡商标权利人的商标专用权和他人使用公共词语的权利之间的矛盾专门创设的法定合理使用原则。TR I PS 第17条也规定, 成员可规定商标权的有限例外, 诸如对说明性词汇的合理使用之类, 只要这种例外顾及了商标所有人及第三方的合法利益。 该原则被作为商标侵权行为之诉中被告的重要抗辩理由。
[参考文献]
[1]北京市高级人民法院2006高行终字第92号、第94号行政判决书.
[2]日本商标法[EB /OL].中华人民共和国国家知识产权局网, h t tp ://www.148018. h t m .
[3]德国 商标和其他标志保护法(商标法) [EB /OL].中国著名商标网, http ://www.z m sb . com /9906/fl/fl4. ht m
[4]曾陈明汝. 商标法原理[M].北京:中国人民大学出版社, 2003. [5]汤 跃. 显著性 商标权构成的法律基础[J].贵州师范大学学报(社会科学版), 2003, (5):25.
[6]孔祥俊等. W TO 规则与中国知识产权法原理 规则 案例[M].北京:清华大学出版社, 2006.
[7]黄 晖. 传统商标及其显著性认定[J ].中国工商管理, 2001,
s i po .
gov .
cn /si po/flfg/s b /wgygjf g /200703/t 20070329_
(20):46.
[8]梁慧星. 民法解释学[M].北京:中国政法大学出版社, 1995. [9][美]布赖恩 比克斯. 法律、语言与法律的确定性(邱昭继译) [M].北京:法律出版社, 2007. 16-17.
[10]李明德. 美国知识产权法[M].北京:法律出版社, 2003. [11]孔祥俊. 法律方法论(第二卷) [M].北京:人民法院出版, 2006. [12]张 耕. 试论 第二含义 商标[J].现代法学, 1998, (6). [13]程永森, 刘丽霞. 地名商标第二含义的判断[J ].中华商标, 2009, (3).
[14]郑成思. 知识产权论[M].北京:法律出版社, 2003.
[15]董炳和, 谭筱清. 商标法体系化判解研究[M].武汉:武汉大学出版社, 2008.
[责任编辑:降小宁]
31